【案号】
（2013）鄂武汉中知初字第02619号
（2014）鄂民三终字第00409号
【裁判要旨】
境外委托人在未在我国开展专利保护的情况下即委托境内企业进行产品的代工生产，而该境内受托企业又转托第三方生产时，基于产品外观易为人直接感知且难以保密的特性，除非境外委托人及其境内受托人在相关委托过程中提出明示的保密要求，接受转委托的第三方对产品外观并不负有保密义务。委托人此后再就产品外观取得专利授权并指控他人侵权的，被控侵权人可以产品设计为不相关的第三方知悉而主张现有设计抗辩。
【案情介绍】
2010年7月2日，原告马蒂布兰兹贸易（苏州）有限公司法定代表人伊马朗·侯赛因向中国国家知识产权局提交了一件名为“牙刷包装卡”的外观设计专利申请，并于2011年1月12日获得授权（专利号：ZL201030232777.3）。之后，伊马朗·侯赛因授权原告在中国境内独占实施该专利。2013年7月，原告以被告湖北皇冠家庭用品有限公司在第113届中国进出口商品交易会上展示的牙刷包装卡侵害本案专利权为由，向法院提起诉讼，要求被告停止制造、销售和许诺销售侵权的牙刷包装卡，并赔偿经济损失30万元。皇冠公司则辩称该侵权包装卡是由案外人乐金公司生产，而乐金公司在本案专利申请日之前曾受案外人穗丰公司的委托生产过同种样式的包装卡，皇冠公司据此主张其展示的牙刷包装卡采用的是现有设计，并不侵权。经调查，乐金公司的确曾于2010年4月30日与穗丰公司签订过《出口商品购销合同》，约定由穗丰公司按照对外出口情况向乐金公司订购牙刷产品，牙刷的包装设计由穗丰公司国外客户提供。乐金公司在收到穗丰公司客户的设计底稿后即开始组织生产，并在2010年6月向穗丰公司交付了牙刷产品，所交付的牙刷包装卡上印制有“Fluorodine”商标和马蒂布兰兹国际公司的客服地址、公司网址等。经比对，被控侵权牙刷包装卡采用的设计与乐金公司此前受托生产的包装卡的设计相同，只是将原包装卡上的“Fluorodine”商标及马蒂布兰兹国际公司的信息替换成皇冠公司的商标和企业信息。相关资料显示，马蒂布兰兹国际公司系原告公司的唯一法人股东，同时系“Fluorodine”商标的权利人，但原告在庭审中否认马蒂布兰兹国际公司曾委托穗丰公司生产过牙刷包装卡。
武汉市中级人民法院经审理认为：在判断被控侵权人的现有设计抗辩能否成立时，除要确定所援引抗辩的在先设计在专利申请日之前即已存在之外，还需要确定该在先设计能够为公众所知。本案中，从乐金公司受托生产的牙刷包装卡上标注的“Fluorodine”商标、客服地址和公司网址等信息推断，穗丰公司的国外客户可能系原告公司股东马蒂布兰兹国际公司，但原告并未提交证据证实马蒂布兰兹国际公司曾在本案专利申请日之前向穗丰公司交付过牙刷包装卡设计底稿并要求穗丰公司予以保密，《出口商品购销合同》中也未明确约定乐金公司需对穗丰公司客户提交的牙刷包装卡设计底稿进行保密，而牙刷包装卡在制造完成后其外观即已固定的呈现并容易为人所感知，也不能要求乐金公司对该包装卡的外观负担默示的保密义务。在乐金公司已利用在先设计制造了牙刷包装卡并完成交付的情况下，可以认定该在先设计已公开并能够为公众所知。因此，皇冠公司的现有设计抗辩主张成立，一审判决驳回原告的诉讼请求。原告不服提起上诉，湖北高院二审维持原判。
【法官评析】
本案系一起定牌加工过程中产品外观设计保护的案件。通常而言，行为人如欲对某个产品的外观加以保护，最好是确保该产品的外观设计只为自己所知并尽早提交专利申请。但如果行为人在提交专利申请之前即委托他人生产加工产品，该产品的外观设计因此而为受托人或者其转委托的第三人知悉时，是否意味着该设计方案已为公众所知悉并因此而丧失新颖性，则需根据具体情况加以分析判断。
一、代工企业对产品外观不负默示保密义务，在产品已进入批量生产时应初步推定其外观已为公众所知
依据我国专利法第二十三条第4款的规定，现有设计是指申请日以前在国内外为公众所知的设计。但对如何判断一项设计是否为公众所知，专利法并没有作进一步的明确规定。有观点认为，只要某项技术或设计被一个不负有保密义务的人知悉，就可以认定为该技术或设计已构成公开。由于此种标准只需证明有一个不负有保密义务的人在申请日之前通过合法途径获知了该设计即可，在判断在先设计是否为公众所知时具有较强的操作性，为我国专利审查实践和多数司法案例所遵循。因此，判断知晓该在先设计方案的人是否负有保密义务就成为决定案件走向的关键。参照我国《专利审查指南2010》第二部分第三章第2.1条的规定，行为人除可能因保密协议承担明示的保密义务外，还可能基于社会观念或者商业习惯而被认为应承担保密义务，即负担默契的保密义务。本案中，穗丰公司和乐金公司显然不负有明示的保密义务。而就默契保密义务而言，与产品技术方案或内部结构因不易为人得知，要求加工人对技术方案负担默示保密义务相对可行不同，产品的外观很容易为人所直接感知，特别是在如今摄影和录像技术高度发达的情况下，要保证产品外观不为他人所知的难度及耗费的代价都相当大，要求乐金公司这类出口加工企业在从事产品加工时还要对产品的外观负担默示的保密义务，显然不仅加重了出口加工企业的义务，也与惯常的观念不符。
二、境外委托人可以就委托他人代工生产并不代表产品设计为社会公众所知进行举证
从维护境外委托人申请专利权益的角度考虑，将任一不负有保密义务的人事先知悉专利技术或专利设计后即认定该技术或设计为公众所知，也存在过于严苛之嫌，可能导致在专利申请之前得对拟申请专利保护的技术或设计方案处处设防的后果，且稍不小心就有使专利丧失新颖性的风险。为此，有观点认为“为公众所知”应指有关技术内容已处于向公众公开的状态，使想要了解其技术内容的人都有可能通过正当的途径了解，而不仅仅是某些特定人所能了解；不仅如此，技术内容处于向公众公开的状态应由被控侵权人加以举证证明，如其不能证明该状态已客观存在，则不能认为“为公众所知”。此种强调“客观上为不特定人所知”的标准对境外委托人的约束较少，委托人可以在提交专利申请前因特定需求主动向他人告知专利技术方案，或者在未采取必要保密措施导致技术方案为他人所知时，仍可主张该技术不为公众所知。但该标准也存在明显的弊端，除可能导致委托人在专利申请之前不注重对相关技术或设计方案的保密，或者在技术或设计方案已经成熟的情况下不积极提交专利申请外，该标准在实务操作适用时如果把握不严，将导致委托人可以基于普遍联系的法则主张事先知悉专利设计方案的人都是特定的，并有可能使专利法第二十四条有关新颖性宽限期的规定失去约束意义。因此，为避免采纳“客观上为不特定人所知”判断标准可能引发的问题，在被控侵权人已举证专利设计在申请日前为不负保密义务的他人所知时，委托人得就该他人属于特定人士进行举证说明，而不宜要求被控侵权人还举证该他人属于社会公众的范畴。此时，如果委托人能举证说明该他人与其有客观上的联系，此时不论该他人是否负有明示或默示的保密义务，委托人仍可主张专利设计方案在申请日前不为公众所知悉。相反，如果委托人不能举证该他人与其存在客观上的联系，应认定被控侵权人所举证的他人已足以代表社会公众，可以认定专利设计方案在申请日前已为公众所知悉。就本案而言，原告不仅未举证其股东系穗丰公司的境外客户，相反还否认两者之间存在任何关系，在专利设计已为与权利人无关的公司知晓且产品加工完毕的情况下，对皇冠公司提出的现有设计抗辩当然应予以支持。
三、境外委托人如欲对产品外观进行保护，应在提交专利申请前采取积极的保密措施
本案裁判结果启示：如境外委托人欲在我国通过外观设计专利来保护产品外观不被他人所利用，应在提交专利申请之前做好产品外观的保密工作。此种保密工作应是多方位的，委托人除了要采取措施防范他人以偷拍、偷录等非法形式获取产品外观外，更要注意不能因自身的过失造成产品外观为他人知悉。当然，从专利设计完成到提交专利申请期间，出于完善产品设计、预先试制等目的，委托人可能会主动让他人事先知晓专利设计方案。在此种情况下，委托人应注意以书面或者口头的方式对他人提出明示的保密要求，或者使他人根据当时的具体情形能够认识到有默示的保密义务存在。考虑到产品外观易于获知但难于保密的特性，认定他人对产品外观负担默示保密义务的情形非常有限，委托人最好是采用明示的方式提出保密要求，采用这样的做法不仅使他人能清楚的知晓不能将产品设计方案再透露给第三方，而且也有助于委托人自己在相关专利无效程序或侵权诉讼中有效的维护自身权益。（作者：赵千喜 武汉市中级人民法院）
11011502003002