《专利法》第六十二条规定，“在专利侵权纠纷中，被控侵权人有证据证明其实施的技术或者设计属于现有技术或现有设计的，不构成侵犯专利权”。最高人民法院在《关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释 （法释[2009]21号）》第十四条第一款中进一步明确了现有技术抗辩在司法实践中的具体适用条件和认定标准：“被诉落入专利权保护范围的全部技术特征，与一项现有技术方案中的相应技术特征相同或者无实质性差异的，人民法院应当认定被诉侵权人实施的技术属于《专利法》第六十二条规定的现有技术”。该条司法解释明确，在针对现有技术抗辩的司法实践中，现有技术抗辩的比对对象为“被诉侵权技术方案”和“一项现有技术”；比对方式为将“被诉落入专利权保护范围的全部技术特征”和“一项现有技术中的相应技术特征”进行对比（即判断现有技术抗辩是否成立）；成立标准为两个对比对象各自相应技术特征是否“相同或无实质性差异”。
司法解释明确了现有技术抗辩中仅能使用一项现有技术进行比对，然后依照上述规定，判断相应技术特征是否相同或无实质性差异。
但是，在司法实践和最高人民法院的司法文件中，对“一项现有技术”的对比对象进行了扩张解释，以提高司法审判效率，平衡专利权人和公众之间的利益，即在进行对比时，允许以一份对比文献中记载的一项现有技术与公知常识的简单组合主张现有技术抗辩。
参照上述司法解释和司法文件，北京市高级人民法院结合审判经验在《专利侵权判定指南》第125条中更详细地阐释了现有技术抗辩：“现有技术抗辩，是指被诉落入专利权保护范围的全部技术特征，与一项现有技术方案中的相应技术特征相同或等同，或者所属技术领域的普通技术人员认为被诉侵权技术方案是一项现有技术与所属领域公知常识的简单组合的，应当认定被诉侵权实施的技术属于现有技术，被诉侵权人的行为不构成侵犯专利权。”与上述司法解释相比，北京市高级人民法院将“无实质性差异”的标准修改为“等同”，并认为二者是一致的。
由于以上对比涉及“是否无实质性差异”（或者“等同”）和“是否为简单组合”的判定，因此，如何参照专利创造性判断中“实质性特点”（“非显而易见”）测试标准，是在针对现有技术抗辩进行审理时需考虑的问题。笔者结合专利审查、授权确权程序中的创造性判断和专利侵权诉讼中涉及现有技术抗辩案件的审判实践，对相关问题进行讨论。
一、“无实质性差异”和“简单组合”能否结合使用
依照最高人民法院的司法解释，在确定现有技术抗辩是否成立时，首先应当确定“一项现有技术”， 然后再行判断被诉侵权技术方案（由“被诉落入专利权保护范围的全部技术特征”组成）是否与其相同或者无实质性差异。
在司法实践中将对比对象可扩张为“一项现有技术和公知常识的简单组合”之后，其带来的一个问题是，能否在上述第一个步骤中，替换为确定“一项现有技术和公知常识的简单组合”后的技术方案（“组合方案”），然后在下一个步骤中，判断该组合方案是否与其相同或者无实质性差异。
笔者认为，如引入公知常识，上述判定方法应当仅限于通过确定"组合方案是否与被诉侵权技术方案相同"以测试现有技术抗辩是否成立，而不应再包括二者是否"无实质性差异"的情形。
首先，无论是最高人民法院的司法文件，还是北京市高级人民法院指定的上述指南，均以文字形式记载为：与一项现有技术相同或无实质性差异（"等同"），或者是一项现有技术和公知常识的简单组合。作为审判中的参照性规定（尤其是最高人民法院的司法文件），不应当再对该扩张后的规定，再进行文义解释上的扩张，以避免将“组合方案”视为“一项现有技术”。
第二，如果将组合方案作为是否无实质性差异的判定对象，则在案件审理时将出现两次判断或测试：“是否为简单组合”的测试，以及"是否无实质性差异"的测试。类似于创造性判断，二者都需要引入假想的"本领域的技术人员"来进行测试，进行测试时的主观性较大，司法实践中，类似于创造性判断，该两个测试会同时影响事实认定和法律适用是否正确。笔者认为，两个测试更偏重于影响事实认定，如果两个测试叠加使用，则会出现"二次主观认定"的情形，即在一次主观认定的基础上，再进行第二次主观认定，这无疑会增加对事实认定以及由此导致的现有技术抗辩判定的不确定性。
第三，从立法宗旨上讲，现有技术抗辩制度的理论基础，是为了防止专利权人垄断现有技术，该目的可为专利无效制度的创立更好的实现基础（行政和司法审级完备且标准统一，审理经验和技术经验均较为丰富）；但是，在我国专利法的构架下，专利确权和专利侵权不能由同一司法或行政机构作为同一案件审理，为节约程序，有利于及时定纷止争，实现效率和公正的平衡，通过现有技术抗辩，阻却在特定案件中专利权人行使不正当的垄断权，而专利权是否有效则在所不问。由此可见，现有技术抗辩的法定化，目的是通过较为迅即而非最根本的手段，在程序公正、事实认定公正和法律适用公正兼顾的前提下，对社会公众自由行使现有技术的权利进行保护。因此在涉及现有技术抗辩的案件审理中，应当对自由裁量权进行规范以实现立法目的。如果同时进行两次主观性认定， 则会妨碍对自由裁量权行使的规范。
因此，“无实质差异”的测试和“简单组合”的测试不能同时或结合使用。被诉侵权人在主张现有技术抗辩时，被诉侵权技术方案是否“与一项现有技术方案相同或无实质性差异”或是否“是一项现有技术和公知常识的简单组合”，二者应当择一使用。
二、“无实质性差异”和“等同”
在判定现有技术抗辩是否成立的司法实践中，一些法院将两个比对技术特征之间的“无实质性差异”理解为“等同”。北京市高级人民法院在上述指南中做出了类似规定，理由是，最高人民法院在一份判例中认为，现有技术抗辩的审查方式，是“以专利权利要求为参照，确定被诉侵权技术方案中被控落入专利权保护范围的技术特征，并判断现有技术中是否公开了相同或等同的技术特征”。基于此，北京市高级人民法院的理解是，最高人民法院认为“无实质性差异”意即“等同”，并且，“既然允许专利权人通过等同原则将专利权保护范围扩大到等同的程度，处于公平对等起见，也应当允许通过等同原则将现有技术扩大到等同的程度……故现有技术抗辩中的“等同”与等同原则中的"等同"应当具有一致的内涵，社会公众应当能够自由享用将现有技术扩张到与其某个或某些技术特征等同的技术特征所组成的技术方案中”。
笔者认为 ，将“无实质性差异”视为“等同”并不妥当。
“等同”的概念来源于专利侵权中理论中的“等同原则”。“等同原则”作为“周边限定论”（“字面侵权”）和“中心限定论”的折衷原则，已成为域外和我国在确定专利侵权是否成立时的基本原则。等同原则的具体阐释在此不多赘述。在此仅引述最高人民法院在确定两个相应的技术特征是否等同时所采用的标准：“等同特征是指与所记载的技术特征以基本相同的手段，实现基本相同的功能，达到基本相同的效果，并且本领域的普通技术人员无需经过创造性劳动就能够联想到的特征”。即在该标准中需要考虑四个问题：手段、功能、效果和不经过创造性劳动（及即显而易见）。作为比对客体，用于比对的特征分别为所主张的权利要求中所记载的技术特征，和被诉侵权技术方案中的一项对应技术特征。相较而言，现有技术抗辩认定标准中"无实质性差异"的规定具有较大的自由裁量空间，如果将“无实质性差异”适用“等同”标准，审理时则需对上述四个事实问题逐一查明，双方当事人在这些事实问题的对抗中，有可能因为其中一个或多个问题（例如“是否采用了基本相同的手段”）增加审理的不确定性，从而背离现有技术抗辩的立法旨意。
另外，从技术层面而言，对于“等同”的判定， 是比照权利要求的技术特征，对被诉侵权产品相应地确定或"写出"由多个技术特征所形成的“被诉侵权技术方案”，即该被诉侵权技术方案相当于根据被诉侵权产品，并参照主张的专利权利要求，写出的“虚拟的权利要求”。被诉侵权技术方案的确定，是从客观实在的产品，到纸面“虚拟的权利要求”的转化，因此自然地在司法实践中往往具有不确定性。“等同”测试时，即是将该虚拟的权利要求与真实的权利要求进行比较。在现有技术抗辩中，如采用等同，则在对被诉侵权技术方案进行“虚拟的权利要求”转化的基础上，又需对“一项现有技术方案”进行该转化（包括从使用公开的物的现有技术到“虚拟的权利要求的转化”，以及从作为出版物公开的文字形式的现有技术到“虚拟的权利要求的转化”）。将各自进行转化后的两个技术方案进行“等同”比较，这将进一步增加案件审理的不确定性。
因此，在涉及现有技术抗辩的专利侵权纠纷案件中，不宜将“无实质性差别”的标准，视为专利侵权等同理论中“等同”的标准。
三、“无实质性差异”的判定
创造性测试需判断发明创造相对现有技术是否至少具备实质性特点和进步。在专利审查实践和确权确权的行政复议及诉讼程序中，该判定侧重于前者（是否具备实质性特点），即非显而易见性。因此几乎可以说一项创造性的判断，就是测试其相对于现有技术是否显而易见的过程。另外，如上所述，现有技术抗辩的理论基础，是为了防止专利权人垄断现有技术，而确保仅将有限的垄断权 赋予"新的"（即具备新颖性）并且“实质上新的”（即具备创造性）的真正的发明创造。这与创造性标准的创设目的相一致。由此而言，现有技术抗辩中的"无实质性差异"和创造性判断存在重要关联。笔者以下通过比较二者的共通之处和差异点，试述如何对现有技术抗辩中的“无实质性差异”进行判断。为在容易理解的限度内缩小二者差别，此处比照现有技术抗辩，将创造性判断中的现有技术数量限于一项。
在确定一项现有技术后，创造性的首要步骤是确定发明创造与现有技术的差别（即区别技术特征），并基于这些差别从整体上确定发明创造所要实际解决的技术问题，最后结合所要实际解决的技术问题，判断这些差别是否导致了从整体上看，发明创造是否显而易见。对照而言，在现有技术抗辩的“无实质性差异”判定过程中，是在确定一个或多个差别之后，判断各对应的技术特征的差别是否是“实质性的”或“显而易见的”。因此，创造性测试更注重对技术贡献本身的考量，而现有技术抗辩的“无实质性差异”的测试更注重对单个技术特征的考量。这种考量上的区别源于二者的功能性定位不同：创造性测试用于授权机关对权利的创设的限制性考量标准，更注重技术贡献本身（“中心限定主义”），而现有技术抗辩和全面覆盖原则类似，用于基于周边限定原则，在司法过程中充分考量到权利人和社会公众之间的衡平。换言之， 在现有技术抗辩中，不仅要考虑专利技术方案内真正做出技术贡献的那些特征所对应的现有技术特征和侵权技术方案特征，也要考虑记载在专利技术方案内的所有其他特征所对应的两个对比技术特征。所以，现有技术抗辩若采用"技术贡献考量"原则，在对后种情况进行是否具有实质性差异进行考量时，则尤为不妥当了。并且，需要强调的是，在现有技术抗辩的机制下，抗辩方本身要主张的实质，是专利技术方案并无技术贡献，用于对比的客体，也不直接涉及专利技术方案。因此，现有技术抗辩中，不应从专利技术方案的技术贡献（或“发明点”）出发，确定两个对应技术特征的差异是否显而易见。有观点认为，可以将被诉侵权技术方案“假想”为一项“发明创造”， 然后将其与现有技术方案相比，用创造性的标准测试是否显而易见。基于上述原因，该观点值得商榷，在对"假想的发明创造"进行技术贡献的确定，即在解决实际问题或“发明点”的确定中，将会缺乏事实依据，并导致该“假想认定”出现错误。
笔者认为，在现有技术抗辩中判断两个比对技术特征之间的差异是否是实质性的（非显而易见的）， 应基于两个技术特征本身进行，即判断两个技术特征之间是否可以无实质性差异地（或者显而易见地）进行“替换”。在创造性判断中，如果区别技术特征是公知常识，则可认定现有技术中存在技术启示，促使本领域的技术人员有动机改进用于对比的现有技术并获得要求保护的发明。在现有技术“无实质性差异”的判断中，可以借鉴该标准。具体地，可以从本领域的技术人员出发，基于比对技术特征的应用技术领域、适用具体场合和具体技术功能，判断二者的差异是否足以导致能够导致显而易见的“替换”。该“替换”不涉及创造性判断中的“改进”，而仅仅涉及是否为显而易见的“改进”。在证明二者的差异是否为“显而易见”时， 抗辩方应当承担证明责任。该证明责任包括：证明两个技术特征之间为惯用手段的直接置换；或者证明该差异相对于现有技术是显而易见的。对于前一种证明责任， 抗辩方并不必然需要提供额外的公知常识证据，而仅需从本领域技术人员通常的理解出发，主张两个技术特征是所属领域的惯用手段的直接置换，其类似于《专利审查指南》在新颖性判断中的相关标准；对于后一种证明责任，抗辩方则需提供额外的公知常识证据，例如教科书、行业标准规范和技术辞典等，证明两个技术特征之间的差异虽然不是“惯用手段的直接置换”，但可以归为本领域技术人员通用和熟知的替换方式，从而证明该差异是非实质性的。归纳而言，“无实质性差异”的测试可以包括两个步骤：第一个步骤，测试二者之间的差异是否为惯用手段的直接置换，如是，则现有技术抗辩成立，如否，则进入第二个步骤，即在引入公知常识证据的基础上，进一步测试二者之间的差异是否是本领域通用的替换方式，如是，则现有技术抗辩成立，如否， 则现有技术抗辩不成立。通过该两个测试步骤，可以在“非实质性差异”的判断过程中，对抗辩方的主张进行限制，以避免将“非实质性”或“显而易见”的准则进行过度扩张，又赋予抗辩方进一步的举证权利，即可以通过公知常识证据的引入，对类似于新颖性标准的“惯用手段的直接置换”标准进行适度延伸。这有利于审判过程中尽可能减少因在事实问题认定中出现过多主观因素而导致的裁判结果不一致状况，并且也避免了在现有技术抗辩中，过多地引入创造性测试标准。
四、“简单组合”判定和创造性中“显而易见”测试
如果说“无实质性差异”的判断标准在于保护社会公众可以对现有技术进行无实质性差异的技术特征替换后对其自由使用的权利，则“一项现有技术和公知常识的简单组合”的标准，在于保护社会公众对现有技术进行简单的技术特征添附后对其自由使用的权利。司法实践中对“简单组合”的认定标准并不一致。有观点认为“简单组合” 类似于创造性判断中“显而易见的结合”，因此可以参照创造性的标准，通过判断被诉侵权技术方案相对于现有技术方案和公知常识证据的结合是否显而易见，来测试现有技术抗辩是否成立。该观点运用于现有技术抗辩并不妥当。如上所述，“简单组合”在于确定现有技术添附入公知常识后的技术内容， 然后再进一步判定该技术内容是否为被诉侵权技术方案。而在创造性"显而易见的结合"的测试中，往往涉及到两份现有技术（对比文件），在确定发明创造与一份现有技术（最接近的对比文件）的区别技术特征和要实际解决的技术问题的基础上，判断该区别技术特征是否为另一份对比文件所公开且作用相同。如果相同，则判定为发明创造相对于两份对比文件的结合显而易见，从而不具备创造性。如果将该标准类似地引入，则“一项现有技术证据”可视为最接近的对比文件，“公知常识证据”可视为第二份对比文件，在进行判断时， 首先确定被诉侵权技术方案与现有技术的区别特征，再判断这些区别技术特征是否为公知常识证据所公开并且所起作用相同。这样处理的问题是忽略了被诉侵权技术方案中与"区别技术特征" 相对应的那些技术特征。例如，被诉侵权技术方案的技术特征包括A、B、C，现有技术证据中技术方案的特征包括A 、B 、C ' ， 其中C 与C ' 为对应的技术特征。那么，在进行区别技术特征及其功能是否为公知常识证据所公开的判断中，实际上忽略了C ' 的存在及作用。这种情形实质上并非"组合"，而是"替换"。事实上，创造性中的"结合"实际上包括了“技术特征的组合”和“技术特征的替换”两种情形，因此不适用于判断现有技术抗辩中的“简单组合”。 最高人民法院的司法文件中曾经出现过“显而易见的组合”的用语，笔者认为，为避免与创造性判断中的“显而易见的结合”相混淆，在现有技术抗辩中，不宜采用“显而易见的组合”。
笔者认为，现有技术抗辩中的“简单组合”应当仅限于对现有技术的简单添附行为。“简单组合”的测试应当满足两个条件，是否为“添附”行为，以及该“添附”行为是否简单。对于第一个条件而言，应当判定最后用于比对的技术内容，是否为完整的现有技术方案的所有技术特征与作为公知常识的技术特征的叠加后的集合；对于第二个条件，是判定该组合行为是否是简单的，即对本领域技术人员而言是否为通用的、贯常的叠加，从而使得该叠加后的技术特征的集合形成为一个完整的、用于比对的"组合方案"。如果该两个条件不能同时满足，则现有技术抗辩不能成立；而如果两个条件得以同时满足，则进一步将该组合方案与被诉侵权技术方案进行比对，如果二者相同，则现有技术抗辩成立，如果不同则抗辩不成立。
五、结论
由于司法功能导向不同，认定现有技术抗辩是否成立时，不宜过多参照等同原则和创造性理论，而应结合立法宗旨和我国现有审判体系，对现有技术抗辩中的主观性较强的测试进行客观化细分，以将带有主观性的判断缩至尽可能小的范围。当然，这并不意味着试图湮灭自由裁量权。 在审判实践中，仍需要进行个案分析，在尽可能小的主观判断范围内，更公正有效地行使自由裁量权。司法政策和审判实践对现有技术抗辩适用范围进行了扩张和延伸，因此在行使自由裁量权时，试图在该限度内使得利益偏向于其的抗辩方，应按比例地承担更多举证责任。最后需要提及的是，尽管具体测试标准不同，但在创造性判断、等同原则理论和现有技术抗辩中，仍存在重要关联， 例如均需要引入“本领域的技术人员”、需参照“本领域的公知常识”等，因此三者从法理基础到审判实践的更多共通融合之处，仍是一个值得继续探讨的话题。（作者：刘世杰）
11011502003002