涉外在先专利申请可比照抵触申请作不侵权抗辩法官视角

案号

(2012)深中法知民初字第607号

【裁判要旨】

在专利侵权诉讼中，现有技术（或设计）可以作为专利不侵权抗辩的法定事由，而抵触申请可以参照现有技术（或设计）作为专利不侵权抗辩的事由。涉外在先专利申请可以进一步比照抵触申请，作为专利不侵权抗辩的事由。

【案情介绍】

2007年1月20日，原告郭其伟向国家知识产权局提交了一件名为“便携式数码显微镜”的外观设计专利申请。2008年4月30日，该件专利申请获得授权（专利号：ZL200730001934.8）。原告的专利设计呈类似胶囊形状。原告按期缴纳了专利年费，目前该专利处于有效授权状态。

原告指控被告深圳浩特尔电子技术有限公司（下称深圳浩特尔公司）以制造、销售的方式侵犯其外观设计专利权，指控被告饶美浓以销售的方式侵犯其外观设计专利权，要求两被告停止侵权，并赔偿其经济损失15万元。为证明两被告实施侵权行为，原告通过公证方式证明如下事实：2011年10月25日，原告委托代理人及公证人员在被告饶美浓经营的个体工商户住所地，购买了一台类似胶囊状数码显微镜；同时，登陆被告深圳浩特尔公司的网站，该公司网页有类似胶囊状数码显微镜产品的广告。经过比对，上述被控侵权产品的外观设计与原告专利设计相近似，原告认为该产品落入原告外观设计专利权的保护范围。

针对原告的侵权指控，被告深圳浩特尔公司抗辩称，被控侵权产品使用的是在先的我国台湾地区的专利设计，未侵犯原告的专利权。为证明其抗辩主张，被告深圳浩特尔公司提交了我国台湾地区的证书号为D118565的外观设计专利文献。经查，该专利文献显示专利名称为数位显微镜，专利权人为安鹏科技股份有限公司，申请日为2006年9月6日，授权公告日为2007年8月11日；经过比对，本案被控侵权产品的外观设计与我国台湾地区的该专利设计均为类似胶囊形状，两者在整体视觉效果上无任何实质性差异。

深圳市中级人民法院认为，涉案被控侵权产品与原告的专利产品均为数码显微镜，两者属相同产品。将被控侵权产品的外观设计与原告专利设计进行对比，两者相近似，落入原告外观设计专利权的保护范围。

被告深圳浩特尔公司选择以我国台湾地区的专利设计作不侵权抗辩，该专利的申请日在涉案专利申请日之前，被告可以援引该设计比照现有设计进行抗辩。被控侵权产品与该专利产品均为数码显微镜，经过对比，被控侵权产品的外观设计与该专利设计相同，鉴于此，依法认定被控侵权产品使用了申请在先的我国台湾地区的专利设计，并未侵犯原告的专利权，应当认定被告的不侵权抗辩成立。因此，深圳市中级人民法院判决结果为：驳回原告的诉讼请求。

一审宣判后，原告、被告双方均未提出上诉，一审判决发生法律效力。

【法官评析】

我国专利法规定，在专利侵权诉讼中，被控侵权人有证据证明其使用的技术（或设计）属于现有技术（或设计），则其行为不应当被认定为专利侵权行为。同时，随着我国专利法司法实践的深入，许多判决进一步认定，抵触申请（在先申请）可比照现有设计做不侵权抗辩。本案的典型意义在于，在上述司法裁判的观点基础之上，本案进一步认定，涉外在先申请可比照抵触申请作不侵权抗辩。

一、现有设计作为不侵权抗辩的法理基础及立法依据

专利制度设置的目的在于鼓励创新，同时，还要维护社会公众使用现有技术的自由，这意味着专利制度既要保护专利权人所享有的排他性的专利专有权，同时，还要明确规定，专利权人无权制止他人利用专利权保护范围之外的知识及技术。换句话说，将现有技术（或设计）排除在专利权的保护范围之外，是平衡专利权人的利益与社会公众利益的自然结果。正是基于专利法的基本原理，我国司法实务部门曾在相关法律无明文规定的情况下，在具体的专利侵权个案中，确立现有技术（或设计）可以作为专利不侵权抗辩的理由。

现有技术（或设计）抗辩在我国司法实践中得到广泛应用的情况下，作为立法对司法实践的回应，我国专利法第三次修正案明确规定了现有技术(设计)抗辩制度，新增加的专利法第六十二条规定，在专利侵权纠纷中，被控侵权人有证据证明其实施的技术或者设计属于现有技术或者设计的，不构成侵犯专利权。而何为“现有技术”或“现有设计”，我国专利法第二十二条、第二十三条规定，本法所称的现有技术（设计）是指专利申请日以前在国内外为公众所知的技术（设计）。

二、抵触申请可比照现有设计作不侵权抗辩的原理

我国专利法第二十二条第二款、第二十三条第一款规定，授予专利权的发明、实用新型和外观设计应当不属于现有技术（设计）；也没有任何单位或者个人就同样的发明、实用新型和外观设计在申请日以前向国务院专利行政部门提出过申请，并记载在申请日以后公布的申请文件或公告的专利文件中，此即为专利抵触申请的立法依据。

根据法律文义解释和体系解释的原理，我国专利法中的“现有技术”或“现有设计”与抵触申请所体现的技术或设计，属于完全不同的两类概念，也就是说，我国专利法中的“现有技术”或“现有设计”所涵盖的范围，明确排除了抵触申请所体现的技术或设计所涵盖的范围。如此一来，抵触申请所体现的技术或设计，由于涉案专利申请日尚未公开，所以其不构成涉案专利的现有技术，正是基于该原因，我国专利法第六十二条没有给抵触申请适用现有技术（设计）抗辩制度的空间。

各级法院就抵触申请能否作为专利不侵权抗辩的事由进行了有益探索。2009年，最高人民法院《关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（征求意见稿）》第十七条、十八条规定，被诉侵权人以已公开的专利抵触申请主张不侵权抗辩的，法院可以参照适用现有技术抗辩。2010年4月，最高人民法院有关负责人在全国法院知识产权审判工作座谈会上的讲话中提出，被诉侵权人以实施抵触申请中的技术方案主张其不构成专利侵权的，可以参照现有技术抗辩的审查标准予以评判。目前，许多有专利管辖权的法院在司法判例中均认定，被控侵权人以抵触申请比照现有设计进行专利不侵权抗辩的，应当予以支持。

三、涉外在先专利申请比照抵触申请作不侵权抗辩的理由

本案被告深圳浩特尔公司是以我国台湾地区的专利申请作为不侵权抗辩的理由，虽然我国台湾地区是我国领土不可分割的组成部分，但涉及我国台湾地区的法律事务仍然比照域外法来处理。现有设计是指专利申请日以前在国内外为公众所知的设计，本案原告专利申请日为2007年1月20日，授权公告日为2008年4月30日，而被告深圳浩特尔公司提出不侵权抗辩的我国台湾地区专利申请日为2006年9月6日，授权公告日为2007年8月11日，这表明在原告涉案专利申请日之前，我国台湾地区的上述专利并未公开，不为国内外社会公众所知，因此，被告深圳浩特尔公司的抗辩主张，依法不属于现有设计抗辩制度调整的范畴。同时，由于抵触申请必须要满足“是向中国国家知识产权局提出的在先专利申请”这一条件，因此，被告提出的抗辩主张，亦不符合抵触申请制度的调整范围。

将被控侵权产品的设计与原告的专利设计进行对比，两者相近似，落入原告外观设计专利权的保护范围;同时，将被控侵权产品的设计与被告深圳浩特尔公司提出不侵权抗辩的我国台湾地区的专利设计进行对比，两者在整体视觉效果上无任何实质性差异。由于我国台湾地区的专利授权公告日早于原告涉案专利的授权公告日，所以被告深圳浩特尔公司主张其使用的是在先申请，且在先授权公开的我国台湾地区的专利设计，其没有侵犯原告的外观设计专利权，应当说被告深圳浩特尔公司的抗辩主张是成立的。

综上，本案遵循了如下规则，在专利侵权诉讼中，现有技术（或设计）可以作为专利不侵权抗辩的法定事由，而抵触申请可以参照现有技术(或设计)作为专利不侵权抗辩的事由，涉外在先专利申请可以进一步比照抵触申请，作为专利不侵权抗辩的事由。（祝建军 作者单位：深圳市中级人民法院）