作者：石必胜 北京市高级人民法院知识产权庭法官 中国知识产权杂志专栏作者
客观技术问题有可能依据不同于发明人声称的技术效果来认定。说明书没有记载的技术效果，一般不得作为确定客观技术问题的依据；但是，说明书没有记载但本领域技术人员不需要付出创造性劳动即可确定的技术效果，可以作为确定客观技术问题的依据。
在专利创造性判断的司法实践中，对于客观技术问题的认定存在很多问题，其中一个问题是：客观技术问题与发明人声称的技术效果的关系是什么？这里面又包含以下几个方面：第一，客观技术问题是否必须依据发明人声称的技术效果进行认定；第二，客观技术问题是否可以依据说明书没有记载的技术效果进行认定；第三，客观技术问题是否可以依据本领域技术人员显而易见的技术效果进行认定。本文拟对上述问题进行研究，以期能够为统一认识打下基础。
一、客观技术问题是否必须依据发明人声称的技术效果进行认定
在确定客观技术问题时，技术效果具有重要影响。《专利审查指南2010》第二部分第四章第3.2.1.1节规定，发明实际解决的技术问题，是指为获得更好的技术效果而需对最接近的现有技术进行改进的技术任务。虽然技术问题不完全等于技术效果，但是，技术效果是引导发明人确定技术任务的重要因素，因此，在专利创造性判断过程中，技术效果对确定客观技术问题有重要影响，技术效果可以作为确定客观技术问题的基础。关于技术问题与技术效果的关系，我国《专利审查指南2010》第二部分第四章第3.2.1.1节规定，发明的任何技术效果都可以作为重新确定技术问题的基础，只要本领域的技术人员从该申请说明书中所记载的内容能够得知该技术效果即可。
既然技术效果是确定客观技术问题的基础，那么在确定客观技术问题时只能依据发明人主观认为的技术效果来进行认定，还是应当依照一个更加客观的标准来确定呢。我国《专利审查指南》规定客观技术问题应当客观地认定，并不能完全受到发明人声称技术效果的限制。《专利审查指南2010》第二部分第四章第3.2.1.1节规定，基于最接近的现有技术重新确定的该发明实际解决的技术问题，可能不同于说明书中所描述的技术问题；在这种情况下，应当根据审查员所认定的最接近的现有技术重新确定发明实际解决的技术问题。
为什么客观技术问题的认定不受到发明人声称技术效果的限制呢，这是因为，专利审查员所认定的最接近的现有技术可能不同于发明人在说明书中所描述的现有技术，现有技术不同，发明的起点就不相同，发明相对于最接近现有技术需要进行改进的技术任务也可能发生变化。正如欧洲专利局所述，确定客观技术问题的目的是为了客观地判断创造性。在T0641/00COMVIK案中，欧洲专利局对“问题-解答”方法进行了以下说明：“为了客观地判断创造性，问题-解答方法中的问题应当是一个技术问题，它应当实际被权利要求中的解答所解决，权利要求中的所有技术特征都应当用于解答。问题应当是在优先权日所属技术领域的技术人员提出来要求解决的……如果在专利申请中不能提取出技术问题来，则欧洲专利条约第52条中规定的具有专利性的发明就不存在。”我国现有判例也强调，由于专利权人在说明书中描述的现有技术可能并非专利复审委员会认定的最接近现有技术，因此，基于专利复审委员会认定的最接近现有技术重新确定的该发明实际解决的技术问题，可能不同于专利权人认为的技术问题。
我国《专利审查指南》关于客观技术问题的规定，实际上参照了欧洲专利局的相关规定。欧洲专利局在T0024/81案中认为，如果新发现的现有技术比发明申请中原始记载的最接近现有技术更接近发明申请，则专利申请人或专利权人可能需要重新陈述说明书中表述的技术问题。最后，发明申请相对于新发现的最接近现有技术所具有的技术效果应当被用以确定新的客观技术问题。我国《专利审查指南》的上述规定得到了人民法院的确认。例如，在（2010）高行终字第311号“电动自行车轮毂”的实用新型专利权无效行政纠纷案中，专利权人上诉主张，“行星轴固定在离合器上、离合器固定在主轴上，省略了行星架，解决了简化离合器结构、减轻构件重量的技术问题”。北京市高级人民法院则认为：“由于专利权人在说明书中描述的现有技术可能并非专利复审委员会认定的最接近现有技术，因此，基于专利复审委员会认定的最接近现有技术重新确定的该发明实际解决的技术问题，可能不同于专利权人认为的技术问题。本专利权利要求1相对于附件2的技术方案多了离合器这个部件，而增加离合器能够解决现有技术中轮毂外壳的转动通过行星齿轮机构传递给电机转子，引起电机不必要的转动的技术问题，因此该技术问题是本专利实际解决的技术问题。”客观地认定技术问题是各国专利审查和审判实践中的普遍做法。美国在司法实践中也提出在确定技术问题时注意客观性，有的情况下不一定要与发明申请人或专利权人声称的技术问题相同。在KSR案（KSR. 82 USPQ2d at 1397.）中，最高法院特别地指出了联邦巡回上诉法院在四个方面存在错误，其中第一项就是认为联邦巡回上诉法院和专利审查员只是局限于考虑专利权人意图解决的技术问题。美国《审查指南》（MPEP§ 2144.）规定，对比文件中记载的改进现有技术的动机往往就是发明人进行改进的原因，但有时发明人却是为了不同于创造性判断者的目的或解决不同的技术问题而进行相同的改进。只要取得相同技术进步或者效果，发明人改进的原因与创造性判断者认为的原因不相同并不影响显而易见的判断。是否有技术启示，应当根据发明人面临的普遍问题来确定，而不是由发明具体解决的问题决定（In re Kahn， 441 F.3d 977， 987， 78USPQ2d 1329， 1336 (Fed. Cir. 2006)）。本领域技术人员并不需要认识到记载在现有技术中的相同技术问题以进行改进（In re Linter， 458 F.2d1013， 173 USPQ 560 (CCPA 1972)； In re Dillon，919 F.2d 688， 16 USPQ2d 1897 (Fed. Cir. 1990)，cert. denied， 500 U.S. 904 (1991).）。
二、客观技术问题是否可以依据说明书没有记载的技术效果进行认定
按照专利法的一般原理，如果不是本领域技术人员在本专利说明书和现有技术基础上能够知晓的技术内容，发明人应当在说明书中充分公开，否则，这样的技术内容就不能作为认定专利有效的依据。从公开技术贡献从而换取保护的角度来说，发明人在申请日之前没有发现并记载在专利申请文件中的技术效果，不能视为发明人的技术贡献，因此不能作为确定客观技术问题的依据。正如最高人民法院在（2011）行提字第8号“抗β-内酰胺酶抗菌素复合物”发明专利权无效行政纠纷案中所强调的那样，专利申请人在其申请专利时提交的专利说明书中公开的技术内容，是国务院专利行政部门审理专利的基础，亦是社会公众了解、传播和利用专利技术的基础。因此，专利申请人未能在专利说明书中公开的技术方案、技术效果等，一般不得作为评价专利权是否符合法定授权确权标准的依据，否则会与专利法规定的先申请原则相抵触，背离专利权以公开换保护的本质属性。
司法实践中的很多案例都在有关客观技术问题的争议中强调了上述原则。在笔者审理的北京市高级人民法院（2010）高行终字第285号“注射用三磷酸腺苷二钠氯化镁冻干粉针剂及其生产方法”发明专利权无效行政纠纷案中，专利权人认为本专利要解决的客观技术问题是：“现有技术采用活性分装，使用时现场配比，而本专利采用单一制剂，其活性组分在工厂生产中完成严格配比，有效克服了现场配比所带来的配比波动性。”本专利说明书记载有将三磷酸腺苷二钠和氯化镁制成冻干粉针剂，提高了药品的稳定性，据此专利复审委员会认定权利要求1实际解决的技术问题在于以冷冻干燥的方法提高药品的稳定性。二审法院认为：“本专利说明书所描述的背景技术内容与证据1的技术内容是相同的，因此本专利要解决的技术问题不包括避免配比波动性，且本专利说明书也未记载其他可以使本领域技术人员从中能够得知本专利具有避免配比波动性的技术效果的内容，因此原审判决认定权利要求1实际解决的技术问题不包括避免配比波动性亦无不当。”
最高人民法院在（2011）行提字第8号“抗β-内酰胺酶抗菌素复合物”发明专利权无效行政纠纷案中表示，本案中专利权人主张其为了解决本案专利的安全性、有效性、稳定性，还进行了长期毒性试验、急性毒性试验、一般药理研究试验等一系列试验和研究，但由于相关技术内容并未记载于本案专利说明书中，不能体现出本案专利在安全性、有效性、稳定性等方面对现有技术作出了创新性的改进与贡献。因此，这些试验和研究不能作为认定本专利权利要求1的创造性的依据。最高人民法院的上述论述表明，说明书中没有记载的技术效果，不是发明人实际作出技术贡献的依据，因此不能作为确定客观技术问题的基础。
三、客观技术问题是否可以依据本领域技术人员显而易见的技术效果进行认定
前面的分析表明，由于不是发明人的技术贡献，因此不能依据说明书没有记载的技术效果认定客观技术问题。但是，在最接近现有技术不同导致发明人声称的技术效果不能作为认定客观技术问题的依据时，是否绝对不能依据说明书没有记载的技术效果认定客观技术问题呢？在回答这个问题时，非常有必要强调，专利创造性判断的主体应当是申请日的本领域技术人员，应当从专利创造性判断主体的角度来分析这种情形下如何确定客观技术问题。首先，发明是否具备创造性，应当基于所属技术领域的技术人员的知识和能力进行评价。其次，所属技术领域的技术人员，也可称为本领域的技术人员，是指一种假设的“人”，假定他知晓申请日或者优先权日之前发明所属技术领域所有的普通技术知识，能够获知该领域中所有的现有技术，并且具有应用该日期之前常规实验手段的能力，但他不具有创造能力。再者，既然本领域技术人员并不具有创造能力，把对本领域技术人员显而易见但说明书没有记载的技术效果作为认定客观技术问题的依据，就不会违反前面所述的技术贡献原则。前面的分析表明，即使说明书没有记载，但只要技术效果对本领域的科技人员是显而易见的，也可以作为认定客观技术问题的依据。这样既符合专利创造性判断的主体标准，又不会违反说明书应当公开请求保护的技术贡献的原则。我国《专利审查指南》的相关规定体现了上述思想。《专利审查指南2010》第二部分第四章第3.2.1.1节规定：“重新确定的技术问题可能要依据每项发明的具体情况而定。作为一个原则，发明的任何技术效果都可以作为重新确定技术问题的基础，只要本领域的技术人员从该申请说明书中所记载的内容能够得知该技术效果即可。”其中的重点在于“本领域的技术人员从该申请说明书中所记载的内容能够得知该技术效果”。
最高人民法院在（2014）行提字第13号“乳腺疾病药物组合物及制备方法”发明专利无效案中认为：“专利权人主张本专利实际要解决的技术问题是提高丹酚酸B的含量，并非改变剂型。然而，本专利权利要求书中并没有记载药物组合物中丹酚酸B的含量，也没有记载用于提高丹酚酸B的具体技术手段，更没有记载丹酚酸B的含量与疗效之间的因果关系。本领域技术人员在阅读说明书后，无法得知本发明要解决的技术问题与提高丹酚酸B的含量有何关联，更无法得出本案专利实际要解决的技术问题是改变药物特定活性成分比例的结论。”最高人民法院的上述论述可以解读为，如果本领域技术人员在阅读说明书之后不需要付出创造性劳动即可以得知本发明要解决的技术问题与提高丹酚酸B的含量有关联，则可以将本专利实际要解决的客观技术问题确定为提高丹酚酸B的含量；如果本领域技术人员在阅读说明书之后需要付出创造性劳动才可以得知本发明要解决的技术问题与提高丹酚酸B的含量有关联，则因为说明书没有公开上述技术内容，因此上述技术内容对应的技术贡献没有公开，也不能作为认定本专利客观技术问题的依据。
四、小结
本文的分析表明，说明书没有记载的技术效果，一般不得作为确定客观技术问题的依据，因为发明人没有发现并公开的技术效果，不是发明人的技术贡献的内容，也不得作为创造性判断的依据。但是，虽然说明书没有记载，但本领域技术人员可以显而易见地确定的技术效果，可以作为确定客观技术问题的依据。
作者：石必胜 北京市高级人民法院知识产权庭法官 中国知识产权杂志专栏作者
来源：《中国知识产权》总第104期
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