集佳知识产权周讯：从技术问题入手答复创造性律师维权

从技术问题入手答复创造性

集佳知识产权代理有限公司深圳分部   李靓

笔者在实务工作中曾经遇到过这样一个案例：

在说明书的“背景技术”中记载了：3GPP（第三代合作项目）组织为了通过提高HSPA+（高速分组接入）技术的性能来改善UE（用户设备）的吞吐率，提出了DC-HSDPA（多载波HSDPA）技术。DC-HSDPA技术允许UE同时接受两个异频同覆盖的小区发送HSDPA（高速下行分组接入）数据。SRNC（服务无线网络控制器）可以利用两个载波实现HSDPA。在最优的情况下，SRNC应用DC-HSDPA为UE发送数据时，UE的下载峰值速率可以达到42Mbps。在现有的DC-HSDPA技术中，当UE跨IUR口切换到新增链路所在小区的邻小区时，SRNC无法在该邻小区的辅载波小区上应用HSPA+特性，降低了用户体验。

权利要求1所保护的技术方案为：

一种多载波高速下行分组接入技术的实现方法，其特征在于，所述方法应用于UE跨IUR口进行小区切换场景中，所述方法包括：

接收来自SRNC的无线链路建立请求消息或者无线链路增加请求消息；

向所述SRNC返回无线链路建立响应消息或者无线链路增加响应消息，所述无线链路建立响应消息或者无线链路增加响应消息中包含邻小区的辅载波小区的HSPA+特性能力信息，所述邻小区与所述UE新增链路所在小区互为邻小区。

在审查创造性时，审查员检索到了一篇对比文件1，该对比文件1公开了：SRNC向DRNC发送无线链路建立请求消息或者无线链路增加请求消息，DRNC向SRNC返回无线链路建立响应消息或者无线链路增加响应消息。

审查员认为，本案的权利要求1与对比文件1的区别仅在于：权利要求1中返回的无线链路建立响应消息或者无线链路增加响应消息中包含邻小区的辅载波小区的HSPA+特性能力信息，从而使得UE跨IUR口进行小区切换时，SRNC在该邻小区的辅载波小区上应用HSPA+特性。然而，在面对UE跨IUR口切换到新增链路所在小区的邻小区时SRNC无法在该邻小区的辅载波小区上应用HSPA+特性的问题，本领域技术人员容易想到在DRNC向SRNC返回的无线链路建立响应消息或者五连链路增加响应消息时携带该邻小区的辅载波小区的HSPA+特性能力信息。最终，审查员认为，在对比文件1的基础上结合本领域常规技术手段从而得到权利要求1的技术方案，对本领域技术人员来说是显而易见的。因此，权利要求1不具有突出的实质性特点，而从不具备创造性。

在乍一看这个案例时，相信很多人会像笔者一样认为审查员的审查逻辑似乎没有任何问题，如果现有技术的技术问题是当UE跨IUR口切换到新增链路所在小区的邻小区时，SRNC无法在该邻小区的辅载波小区上应用HSPA+特性的话，那么，在返回给SRNC的某些信令中加入邻小区的辅载波小区的HSPA+特性能力信息是本领域技术人员必然的选择、也是本领域技术人员很容易想得到的事情了。

事实真的是这个样子吗？这个案子到底具不具备创造性呢？

具体地，审查员可以采用“三步法”来判断要求保护的发明相对于现有技术是否显而易见。即，第一步，确定最接近的现有技术；第二步，确定发明的区别技术特征和发明实际要解决的技术问题；第三步，判断要求保护的发明对本领域的技术人员来说是否显而易见。其中，在第三步中，要确定的是现有技术整体上是否存在某种技术启示，即现有技术中是否给出将上述区别技术特征应用到该最近的现有技术以解决其存在的技术问题（即发明实际要解决的技术问题）的启示，这种启示会使本领域技术人员在面对所述技术问题时，有动机改进该最接近的现有技术并获得要求保护的发明。

通常，代理人在答复创造性时，更多地是将答复突破口放在了两个方面，一个方面是从区别技术特征入手，即，核实对比文件是否如审查员所述的确实公开了发明的某些技术特征，一旦对比文件实际上并没有公开发明的某些技术特征，代理人就可以初步认定审查员在“三步法”中的第二步所获得的结果是错误的，而按照“三步法”的逻辑链条，代理人就可以有理由怀疑审查员在“三步法”中的第三步所获得的最终结论也是不成立的。另一方面是从技术启示入手，即，看现有技术整体上是否真正地给出将区别技术特征应用到最接近的现有技术中以解决其存在的技术问题（即发明实际要解决的技术问题）的技术启示。

关于技术启示，很多代理人关注的是区别技术特征在现有技术中所起的作用与该区别技术特征在发明中为解决实际要解决的技术问题所起的作用是否相同；或者关注的是在最接近的现有技术中是否存在某种反向教导，以使得本领域技术人员不可能将区别技术特征应用到最接近的现有技术中。

其实，笔者认为在看现有技术整体上是否存在某种技术启示之前，还有一个点需要推敲，这就是发明实际要解决的技术问题。因为对于任何一个技术人员来说，只有先发现一个待解决的技术问题，才有可能去解决这个技术问题，而在解决这个技术问题的过程中，才会进一步考虑现有技术中是否给出将区别技术特征应用到最近的现有技术以解决发明实际要解决的技术问题的技术启示。

也就是说，在看现有技术整体上是否存在某种技术启示之前，需要先看发明实际要解决的技术问题是否是客观存在于本领域内的一个技术问题。如果不是客观存在于本领域内的一个技术问题，说明本领域的技术人员在本案之前并没有发现该技术问题，而发现该技术问题的过程恰恰是需要发明人付出创造性劳动的。因此，仍然可以使要求保护的发明具有创造性。

从技术问题入手，再回到之前的那个案例中。在本案例中，实际要解决的技术问题是：当UE跨IUR口切换到新增链路所在小区的邻小区时，SRNC无法在邻小区的辅载波上应用HSPA+特性，而这个技术问题在本领域是否是客观存在的技术问题呢？

笔者在仔细研究本案后发现，这个技术问题在本领域并不是客观存在的技术问题。因为在现有技术中，SRNC都是在邻小区上应用HSPA+特性，并不会在邻小区的辅载波上应用HSPA+特性。而当在邻小区上应用HSPA+特性时，需要在某一个信令中携带该邻小区的HSPA+能力信息。HSPA+能力信息可以指示该邻小区是否支持HSPA+特性，如果支持，SRNC就可以在邻小区上应用HSPA+特性，否则，SRNC就不可以在邻小区上应用HSPA+特性。但是，在某些情况下，即使HSPA+能力信息指示该邻小区支持HSPA+特性，SRNC在邻小区上应用HSPA+特性时仍然会出现应用失败。而导致该应用失败出现的根本原因就在于：该邻小区的HSPA+特性中的某些特征需要应用在该邻小区的辅载波小区上面，也就是说，当SRNC在该邻小区上应用HSPA+特性时，有时也同时需要在该邻小区的辅载波小区上应用HSPA+特性。如果该邻小区的辅载波小区不支持HSPA+特性，当SRNC在该邻小区上应用HSPA+特性时就会出现应用失败。

由此可见，本案例的发明人是需要付出创造性劳动才会发现，SRNC能否在邻小区上应用HSPA+特性有时会取决于能否在邻小区的辅载波小区上应用HSPA+特性，也因此才会发现由于信令中只携带了该邻小区的HSPA+能力信息，而没有携带该邻小区的辅载波小区的HSPA+能力信息，因此存在目前的SRNC无法在邻小区的辅载波上应用HSPA+特性这个技术问题。

因此，从技术问题入手，本案最终的结论应该是具备创造性的。

最后，笔者还想要讨论一下本案例的代理人在撰写时，将发明人付出创造性劳动才发现的SRNC无法在该邻小区的辅载波小区上应用HSPA+特性这个技术问题直接写在“背景技术”中是否妥当的问题。

基于笔者的实务工作经验，笔者认为最好不要将其写入“背景技术”中，否则，正如本案一样，审查员会认为，在面对这个技术问题时，本领域的技术人员很容易会想到在信令中增加邻小区的辅载波小区的HSPA+特性能力信息这个信元的实现手段，并最终得出本案不具备创造性的结论。

那么，结合本案，笔者认为可以将“背景技术”中的技术问题重新定位为：在某些情况下，即使HSPA+能力信息指示该邻小区支持HSPA+特性，SRNC在邻小区上应用HSPA+特性时仍然会出现应用失败。并在“发明内容”中或者在“具体实施方式”中解释性地说明发明人所发现的导致SRNC在邻小区上应用HSPA+特性时会出现应用失败的根本原因是什么，并针对该根本原因，进一步提出发明中对应的解决方案，最后阐明该解决方案为什么可以解决技术问题。

以上，是笔者在实务工作中关于创造性答复的一些体会，其中必有不妥之处，还请同行斧正。

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